Заключение договора принудительной лицензии допускается в судебном порядке

Обновлено: 19.04.2024

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, суд может по требованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении этому лицу на указанных в решении суда условиях права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу (принудительная лицензия).

Комментарии к ст. 1239 ГК РФ

Текст комментария: Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц "КОММЕНТАРИЙ К ГРАЖДАНСКОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ) (ПОСТАТЕЙНЫЙ) В 2 Т. Т. 1 И 2"

Авторы: Горленко С.А., Калятин В.О., Кирий Л.Л., Козырь О.М., Корчагин А.Д., Орлова В.В., Павлова Е.А., Синельникова В.Н., Степанов П.В., Трахтенгерц Л.А., Шилохвост О.Ю.

1. В комментируемой статье предусматривается одно из допускаемых Кодексом ограничений общего правила п. 1 ст. 1229 ГК, в соответствии с которым лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (правообладатель), вправе свободно использовать этот результат, а также по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам такое использование. Такое ограничение допускается только в отношении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и не распространяется на исключительное право на средства индивидуализации.

Правовой режим принудительной лицензии означает, что правообладатель лишается возможности отказаться от предоставления права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности лицам, которые в силу закона управомочены требовать предоставления им этого права в принудительном порядке.

По своей форме принудительная лицензия опосредует предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности без заключения договора с лицом, обладающим исключительным правом на такой результат.

2. Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности на условиях принудительной лицензии не противоречит международным обязательствам Российской Федерации. В частности, в п. А-(2) ст. 5 Парижской конвенции предусматривается возможность выдачи принудительных лицензий "для предотвращения злоупотреблений, которые могут возникнуть в результате осуществления исключительного права, предоставляемого патентом, например в случае неиспользования изобретения". Целый ряд условий предоставления принудительных лицензий предусматривается ст. 31 Соглашения ТРИПС.

3. В комментируемой статье отсутствует регулирование конкретных условий предоставления принудительных лицензий; в ней в качестве общего принципа устанавливается допустимость предоставления права использования результатов интеллектуальной деятельности другим лицам по решению суда независимо от воли правообладателя. В отношении же собственно условий предоставления принудительных лицензий она отсылает к "случаям, предусмотренным настоящим Кодексом". Условия предоставления принудительной лицензии в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов регулируются ст. ст. 1360 и 1362 ГК, а в отношении селекционного достижения - ст. 1423 ГК.

4. Судебная практика исходит из того, что требование заинтересованного лица о предоставлении ему принудительной лицензии должно рассматриваться судом применительно к положениям п. 1 ст. 445 и ст. 446 ГК; при этом, принимая решение о предоставлении такому лицу права использования результата интеллектуальной деятельности, суд должен в резолютивной части решения указать условия лицензионного договора о предоставлении простой (неисключительной) лицензии; с учетом этого предполагаемые условия предоставления такой лицензии должны быть приведены в исковом требовании; суд же, установив право требовать предоставления принудительной лицензии, рассматривает имеющиеся разногласия сторон по отдельным условиям этой лицензии (п. 18 Постановления Пленумов от 26.03.2009 N 5/29).

В указанном Постановлении также разъяснено, что отношения по принудительной лицензии могут быть прекращены применительно к положениям ст. 450 ГК (в том числе в судебном порядке по иску патентообладателя на основании абз. 3 п. 1 ст. 1362, п. 4 ст. 1423 ГК). При этом односторонний отказ от принудительной лицензии недопустим (п. 18 Постановления Пленумов от 26.03.2009 N 5/29).

Задайте вопрос юристу:

Под принудительной лицензией понимается предоставление лицу права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу, на основании решения суда и на указанных в решении суда условиях. Такое решение может быть принято судом только в случаях, прямо предусмотренных ГК РФ (ст. 1239 ГК РФ).

Таких случаев ГК РФ предусматривает всего два. Принудительная лицензия может быть предоставлена на следующие результаты интеллектуальной деятельности:

1) изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1362 ГК РФ);

2) селекционное достижение (ст. 1423 ГК РФ).

Решение о предоставлении принудительной лицензии принимается судом в порядке искового производства. Ответчиком по иску является патентообладатель.

Внимание

Во всех случаях принудительная лицензия может быть только простой (неисключительной). Она может быть предоставлена только по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным ст.ст. 1362 и 1423 ГК РФ.

Условия предоставления принудительной лицензии указываются в резолютивной части судебного акта. В частности, суд устанавливает суммарный размер платежей за такую лицензию, который не должен быть ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах (п. 1 ст. 1362, п. 1 ст. 1423 ГК РФ, п. 18 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29). На основании решения суда уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (Роспатент, Минсельхоз России) регистрирует предоставление лицензиату права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения на условиях принудительной простой (неисключительной) лицензии (п. 3 ст. 1362, п. 2 ст. 1423 ГК РФ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ, вступившего в силу с 01.10.2014).

Действие принудительной лицензии может быть прекращено в судебном порядке по иску патентообладателя при наличии определенных оснований.

Для лицензии на изобретение, полезную модель или промышленный образец, предоставленной в соответствии с п. 1 ст. 1362 ГК РФ, таким основанием является прекращение существования обстоятельств, которые обусловили предоставление такой лицензии, если их возникновение вновь маловероятно.

Для принудительной лицензии на селекционное достижение основанием может быть нарушение обладателем такой лицензии условий, на основании которых она была предоставлена, либо изменение обстоятельств, обусловивших предоставление такой лицензии, настолько, что, если бы эти обстоятельства существовали на момент предоставления лицензии, она вообще не была бы предоставлена или была бы предоставлена на значительно отличающихся условиях (п. 1 ст. 1362, п. 4 ст. 1423 ГК РФ).

Односторонний отказ от принудительной лицензии недопустим (п. 18 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29).

Заключение договора в судебном порядке

38. Требование о понуждении к заключению договора может быть удовлетворено судом при наличии у ответчика обязанности заключить такой договор. Названная обязанность и право требовать понуждения к заключению договора могут быть предусмотрены лишь ГК РФ либо иным федеральным законом или добровольно принятым обязательством (пункт 2 статьи 3, пункт 1 статьи 421, абзац первый пункта 1 статьи 445 ГК РФ).

Равным образом на рассмотрение суда могут быть переданы разногласия, возникшие в ходе заключения договора, при наличии обязанности заключить договор или соглашения сторон о передаче разногласий на рассмотрение суда. Такой спор подлежит рассмотрению в том же порядке, что и спор о понуждении к заключению договора (пункт 1 статьи 446 ГК РФ).

По смыслу пункта 1 статьи 421 ГК РФ добровольно принятое стороной обязательство заключить договор или заранее заключенное соглашение сторон о передаче на рассмотрение суда возникших при заключении договора разногласий должны быть явно выраженными. Если при предъявлении истцом требования о понуждении ответчика заключить договор или об определении условий договора в отсутствие у последнего такой обязанности или в отсутствие такого соглашения ответчик выразил согласие на рассмотрение спора, считается, что стороны согласовали передачу на рассмотрение суда разногласий, возникших при заключении договора (пункт 1 статьи 446 ГК РФ).

В случае отсутствия у ответчика обязанности заключить договор или отсутствия соглашения о передаче разногласий на рассмотрение суда в принятии искового заявления о понуждении заключить договор (об урегулировании разногласий) не может быть отказано. В этом случае суд рассматривает дело по существу и отказывает в иске, если в ходе процесса стороны не выразили согласия на передачу разногласий на рассмотрение суда.

39. Если при рассмотрении искового заявления о понуждении заключить договор или об урегулировании разногласий по условиям договора суд установит, что стороны не сослались на необходимость согласования какого-либо существенного условия и соглашение сторон по нему отсутствует, вопрос о таком условии выносится судом на обсуждение сторон (статья 56 ГПК РФ, статья 65 АПК РФ). Равным образом в случае, когда между сторонами отсутствует спор по части условий, суд может вынести на обсуждение сторон вопрос о соотношении таких условий со спорными условиями. По итогам обсуждения суд, учитывая, в частности, мнения сторон по названным вопросам, обычную договорную практику, особенности конкретного договора и иные обстоятельства дела, принимает решение о редакции условий договора, в том числе отличной от предложенных сторонами (пункт 4 статьи 445, пункт 1 статьи 446 ГК РФ).

40. При наличии возражений стороны относительно определения условия договора диспозитивной нормой, выразившихся, например, в представлении иной редакции условия, суд может утвердить условие в редакции, отличной от диспозитивной нормы, указав мотивы принятия такого решения, в частности особые обстоятельства рассматриваемого спора (абзац второй пункта 4 статьи 421 ГК РФ).

41. В случае пропуска управомоченной стороной тридцатидневного срока, установленного статьей 445 ГК РФ для передачи протокола разногласий на рассмотрение суда, суд отказывает в удовлетворении такого требования лишь при наличии соответствующего заявления другой стороны.

По смыслу пункта 2 статьи 446 ГК РФ, если разногласия возникли при заключении договора и не были переданы на рассмотрение суда в течение шести месяцев с момента их возникновения, суд отказывает в удовлетворении требования об их урегулировании, если только ответчик по такому иску прямо не выразит согласия на рассмотрение спора судом.

Если во время рассмотрения спора о заключении договора одна сторона осуществляет предоставление, а другая сторона его принимает, то пропуск сроков на обращение в суд, установленных статьями 445 и 446 ГК РФ, не является основанием для отказа в удовлетворении иска.

42. При принятии решения об обязании заключить договор или об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора, суд в резолютивной части решения указывает условия этого договора, который считается заключенным на этих условиях с момента вступления в законную силу решения суда (пункт 4 статьи 445 ГК РФ). При этом дополнительных действий сторон (подписание двустороннего документа, обмен документами, содержащими оферту и ее акцепт, и т.п.) не требуется.

Комментарий к ст. 1239 ГК РФ

Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц "КОММЕНТАРИЙ К ГРАЖДАНСКОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ) (ПОСТАТЕЙНЫЙ) В 2 Т. Т. 1 И 2"

Горленко С.А., Калятин В.О., Кирий Л.Л., Козырь О.М., Корчагин А.Д., Орлова В.В., Павлова Е.А., Синельникова В.Н., Степанов П.В., Трахтенгерц Л.А., Шилохвост О.Ю., 2016. Издательство "Инфра-М"

Как известно, право использования, предоставленное по лицензионному договору, обладает свойством следования. При переходе исключительного права на объект лицензионного договора происходит замена стороны в лицензионном договоре: новый правообладатель становится на место лицензиара в отношениях с лицензиатом (п. 7 ст. 1235 ГК, п. 40 ПП ВС №10).

Но что если лицензиат хочет уступить принадлежащее ему право другому лицу? Вправе ли он это сделать без согласия лицензиара и без передачи иных прав и обязанностей из лицензионного договора?

В части 4 ГК есть нормы о сублицензии, предоставление которой допустимо лишь с согласия лицензиара. При этом в ней нет норм о передаче прав и обязанностей, возникающих из лиц.договора. Можно ли таком случае основываться на подходе, выработанном в судебной практике для права аренды?

В общих положениях ГК об аренде есть нормы о перенайме (п. 2 ст. 615 ГК), которые интерпретируются судами применительно к уступке права аренды определенным образом: уступка права аренды в отрыве от иных прав и обязанностей арендатора не допускается. В частности, такой подход закреплен в 16 Обзора по аренде (Инф.письмо Президиума ВАС №66), п. 6 Обзора по ипотеке (Инф.письмо ВАС Президиума ВАС №90).

Т.е. норма п. 2 с. 615 ГК толкуется как императивная, по крайней мере, по отношению к правам и обязанностям арендатора. Арендатор вправе уступить свои права и обязанности только в совокупности - посредством передачи договора, что предполагает необходимость получения согласия арендодателя (ст. 392.3 ГК). Вроде бы после принятия Постановления Пленума ВАС «О свободе договора» этот подход к нормам о перенайме пересмотрен не был.

Объясняется данный подход следующим образом. Праву аренды сопутствуют установленные законом обязанности. В частности, арендатор обязан поддерживать вещь в исправном состоянии, проводить текущий ремонт, обязан возвратить вещь в том же состоянии с учетом нормального износа. Отдельная уступка права аренды нарушит логику арендных отношений. Например, право пользования вещью будет принадлежать лицу, у которого не будет обязанности по ее возврату.

Возможно ли подобное решение применительно к уступке права использования по лиц.договору?

Вот несколько аргументов «за» и «против» уступки права использования.

1) Круг обязанностей лицензиата, предусмотренных законом, уже, чем круг обязанностей арендатора. Например, ни одна из перечисленных обязанностей арендатора не характерна для лицензиата. В связи со спецификой объекта договора лицензиат не обязан поддерживать его в исправном состоянии, проводить его ремонт, не обязан его возвращать по истечении срока действия договора. В силу закона лицензиат лишь обязан по требованию лицензиара предоставить отчет об использовании (если договором не предусмотрено иное) и выплатить вознаграждение, если договор возмездный. В связи с этим нарушение логики лицензионных отношений в результате уступки права использования неочевидно.

2) В отличие от сублицензии, в результате предоставления которой количество пользователей увеличивается, в результате уступки права использования количество пользователей останется прежним, поскольку лицензиат после уступки данное право утратит. Как следствие, у лицензиара не должны возникать какие-либо дополнительные имущественные потери от использования объекта приобретателем права.

1) Право использования, принадлежащее лицензиату, как и право аренды, не сводимо к традиционному праву требования. Право требование управомочивает его носителя на определенное поведение другого лица (должника), в то время как право использования управомочивает лицензиата, прежде всего, на собственные действия по использованию объекта.

2) Лицензиару, как и арендодателю, далеко не все равно, кто будет использовать объект в течение действия договора. Особенно если речь идет об исключительной лицензии. От того, как и кем будет использоваться объект, может зависеть стоимость исключительного права и репутация правообладателя. Соответственно подход должен быть таким же, как и при сублицензии и перенайме: согласие лицензиара обязательно.

3) Поскольку в законе за лицензиатом закреплена обязанность предоставлять по требованию лицензиара отчет об использовании, в случае отдельной уступки права использования другому лицу исполнить данную обязанность лицензиат, уступивший право использования другому лицу, едва ли сможет. В связи с этим также можно говорить о неразрывной связи прав и обязанностей лицензиата, которая должна препятствовать отдельной уступке права использования. Хотя здесь следует оговориться, что отчет интересует лицензиара далеко не всегда. Например, если стороны согласовали фиксированную сумму вознаграждения, то отчет лицензиару может и не понадобиться. Договором эта обязанность лицензиата может быть исключена, и при отсутствии иных предусмотренных договором обязанностей лицензиата право использования будет сопровождаться лишь денежным обязательством по выплате вознаграждения.

В целом мне ближе второй подход, в соответствии с которым уступка права использования без согласия лицензиара недопустима.

Здесь есть и еще один аспект. Допустим, стороны уже заключили лиц.договор, при этом право использования к лицензиату еще не перешло, поскольку договором предусмотрено, что право будет предоставлено позднее по отдельному акту. На данный момент у лицензиата есть лишь право требования, но нет самого права использования. Вправе ли он уступить данное право в отрыве от иных своих прав и обязанностей по договору? Должен ли быть подход таким же, как и в случае, когда право лицензиату уже предоставлено? Или здесь обычное право требования, которое может быть уступлено по общим правилам?

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: